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** Nel mercato globale, tutti i beni e i servizi che si possono trovare sono classificati per ‘classi’. Questa classificazione è il risultato di un accordo internazionale: l’Accordo Di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

Ma il mercato globale al giorno d’oggi è talmente competitivo e saturo, che praticamente ogni prodotto o servizio sembrarebbe essere già venduto o fornito, come sembra, inoltre, che il mercato offre sempre meno possibilità di nuove vendite o prestazioni di servizi. Tuttavia le nuove idee, R&S (Ricerca e Sviluppo) e i diritti IP (Intellectual Property) possono ancora fare la differenza.

In particolare, è essenziale considerare che un marchio è un segno identificativo distintivo della vostra azienda, che permette di differenziare i vostri prodotti e servizi da quelli dei vostri potenziali concorrenti nel mercato. Quindi, una volta registrato il marchio, la vostra azienda si posiziona nel mercato in un modo unico, impedendo ai concorrenti di generare confusione nel pubblico e consumatori su chi vende o produce cosa.

Un marchio può quindi essere definito come un segno univoco utilizzato nel commercio per distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, fornendo al proprietario del marchio registrato un diritto esclusivo e la correlata tutela giuridica specifica.

Partendo dal fatto che è possibile registrare un marchio a tutti i livelli (nazionale, europeo e internazionale), o estendere la registrazione ad un livello superiore (ad esempio da quello europeo a internazionale), è importante sottolineare che a livello europeo, il quadro legislativo che regola la registrazione di un marchio comunitario è contenuta in tre regolamenti, vale a dire: il Regolamento del Consiglio 207/2009 del 26 febbraio 2009; il Regolamento della Commissione 2868/95 del 13 December1995, che implementa il Regolamento 40/94; Regolamento della Commissione 2869/95 del 13 December1995; e il Regolamento 216/96, che stabilisce le norme procedurali delle Commissioni di Ricorso.

Ma la domanda più importante a cui rispondere è ‘perché è importante proteggere il vostro marchio?’. La risposta a questa domanda è in qualche modo semplice e lineare: il marchio di un prodotto o servizio può essere sinonimo di un’azienda e può anche essere considerata l’immagine di una società. Quindi diventa un bene con un valore reale che può potenzialmente aumentare. Se il marchio non si “registra” ottenendo tutela giuridica, altre aziende o individui potranno trarre beneficio dai vostri investimenti. L’unico modo per ottenere il pieno diritto su un marchio è attraverso la sua registrazione.

Molti sono gli esempi nel mercato globale di marchi di successo che raggiungono il pubblico attraverso un segno distintivo. Quelle aziende che affermano la propria posizione nel mercato attraverso il loro marchio registrato. I consumatori talvolta comparano e attribuiscono qualità o competitività ai prodotti semplicemente in base al marchio, che d’altronde conferma la reputazione di un’azienda.

Tuttavia i marchi non vanno confusi con i disegni e/o modelli. La funzione essenziale che essi svolgono è diversa: un disegno o modello è sostanzialmente destinato a determinare la forma di un prodotto (principalmente, protegge l’aspetto esteriore di un prodotto e non può proteggerne la funzione). Un marchio è applicato anche al prodotto. La funzione principale di un marchio è quello di identificare una particolare origine commerciale in relazione a prodotti specifici e / o servizi.

Come molti sono d’altra parte gli esempi di azioni legali ben note che hanno permesso a marchi e aziende di proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale per evitare confusione nel grande pubblico e mantenere i propri diritti esclusivi. Solo per citare alcuni tra i casi più famosi, tra gli altri:

– McDONALD’S vs MACJOY FASTFOOD – 14 marzo 1991: il convenuto MacJoy Fastfood Corporation, una società nazionale impegnata nella vendita di prodotti fast food a Cebu (Filippine), depositava presso l’allora Ufficio di Brevetti, Marchi e Trasferimento Tecnologico (BPTT), ora l’Ufficio di Proprietà Intellettuale (IPO), una richiesta di registrazione marchio avente numero identificativo 75274, per la registrazione del marchio “MACJOY & DEVICE” per pollo fritto, pollo barbeque, hamburger, patatine fritte, spaghetti, palabok, tacos, panini, Halo-Halo e bistecche, prodotti compresi nelle classi 29 e 30 della Classificazione Internazionale dei Prodotti. La parte attrice McDonald’s Corporation, società debitamente costituita e operante secondo le leggi dello Stato del Delaware, Stati Uniti d’America, presentava un ricorso di opposizione contro la domanda di registrazione del marchio del convenuto, sostenendo che il marchio “MACJOY & DEVICE” somigliava al proprio logo aziendale, altrimenti noto come Golden Arches o “M” design, e i suoi marchi “McDonalds”, “McChicken”, “MacFries”, “BigMac”, “McDo”, “McSpaghetti”, “McSnack” e “Mc”, (di seguito denominati i marchi MCDONALD’S) in modo tale che, se utilizzato con prodotti identici o affini, il marchio richiesto poteva confondere o ingannare gli acquirenti a credere che la merce derivasse dalla stessa fonte o origine. Allo stesso modo, il ricorrente (McDonald’s) argomentava che l’uso e l’adozione in mala fede del marchio ” MACJOY & DEVICE” avrebbe falsamente suggerito un legame o affiliazione con i servizi di ristorazione del ricorrente e dei suoi prodotti alimentari, in tal modo costituendo una frode sul pubblico in generale. In quella occasione la Corte stabilì che “in virtù della non plausibile e insufficiente spiegazione della parte convenuta su come e perché tra le tante scelte di parole che avrebbe potuto utilizzare per il suo nome commerciale e marchio, ha scelto la parola “MACJOY”, l’unica logica conclusione deducibile da essa è che il convenuto avrebbe voluto cavalcare l’onda dell’affermata reputazione e buona fede dei marchi di McDONALD’S, che, applicata alla sua ristorazione e prodotti alimentari, è senza dubbio fuori discussione” . Pertanto la Corte Suprema delle Filippine ha confermato il diritto di McDONALD’S sui suoi marchi registrati riconosciuti a livello internazionale. Di conseguenza, i proprietari di MacJoy furono costretti a cambiare il suo marchio in “MyJoy”.

Ma ben diverso risultato per McDONALD’S ebbe il ricorso conosciuto come caso McCHINA (Frank Yu Kwan Yuen vs McDonald’s Corporation, McDonald’s Restaurant Limited CH/2001/APP N. 183): nel 2001, McDonald’s Corporation infatti perse una azione legale di nove anni contro Frank Yuen, proprietario di McChina Wok Away, una piccola catena di punti vendita di cibo cinese da asporto a Londra. Il Giudice David Neuberger stabilì che il nome McChina non causerebbe alcuna confusione nel pubblico e che McDonald’s non aveva alcun diritto sul prefisso Mc.

E molti altri famosi casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale potrebbero essere citati (ad esempio “Google Trademark Keywords” or il caso “Napster” tra tanti altri).

Ma questo non fa che confermare l’importanza di registrazione di un marchio per avere i diritti esclusivi ufficiali e la relativa tutela giuridica. La richiesta di registrazione è infatti sempre il primo passo, come per tutti i diritti di proprietà intellettuale. Tale richiesta è un procedimento per stadi che si conclude con la conferma ufficiale di iscrizione, solo dopo che gli uffici competenti abbiano accertato che tutti i requisiti legali relativi siano soddisfatti. Questo è anche il motivo per cui è importante depositare la domanda di registrazione presso gli uffici competenti e attraverso professionisti qualificati ed esperti.

Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un crescente e preoccupante numero di richieste da parte di aziende che intimano pagamenti per servizi relativi a marchi e disegni, quali la pubblicazione, immatricolazione o pubblicazione degli stessi presso elenchi commerciali. Molte di quelle richieste sono da considerarsi tentativi fraudolenti di indurre in errore il destinatario. Anche le Autorità internazionali ed europee competenti hanno pubblicato numerosi correlati avvisi per aumentare la consapevolezza sul tema.

Pertanto, una volta selezionati e conferito incarico a professionisti competenti per la registrazione dei marchi al livello preferito, ed accertato attraverso loro che non ci sono “impedimenti relativi o assoluti alla registrazione” e che tutti i requisiti di legge possono essere soddisfatti, ci sono molti benefici e vantaggi ad ottenere la registrazione del marchio (a certe condizioni e successivamente alla conferma ufficiale finale degli uffici competenti).

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, alcuni dei vantaggi menzionati consistono nel fatto che:

– Un marchio registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo su di esso;

– Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, che non hanno il proprio consenso, di usare identici o simili segni per prodotti identici o affini e/o servizi come quelli protetti dal marchio registrato;

– Se registrate a livello comunitario, un marchio comunitario avrà gli stessi effetti in tutta l’Unione Europea;

– In caso di futuro allargamento dell’Unione Europea, un marchio comunitario registrato o in fase di registratione si estenderà automaticamente anche al nuovo Stato membro;

– Un marchio registrato inoltre consente di eseguire accordi commerciali di franchising e per il consenso all’uso del marchio registrato da parte di terzi.

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